La vie des affaires en milieu concurrentiel peut être rude, surtout lorsque les autres acteurs économiques cherchent à exploiter des marques et signes distinctifs qui permettent de reconnaitre vos services ou produits.
Pour surveiller ces comportements, vous pouvez faire réaliser une veille juridique par un avocat qui se chargera de détecter l’apparition de pratiques susceptibles d’entrainer un risque de confusion.
Si c’est le cas, il faudra réagir vite et notamment par le biais d’une procédure d’opposition auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Cette procédure a fait l’objet d’un toilettage, suite à l’introduction du « Paquet Marque » en droit français par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et le décret 2019-1316 du 9 décembre 2019 ; rapprochant les législations des États membres de l’Union européenne.
Ce rapprochement des législations est notamment inspiré des pratiques et procédures en place devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle.(EUIPO)
Toutes les demandes d’enregistrement de marques françaises auprès de l’INPI depuis le 11 décembre 2019 (et dont les premières ont été publiées le 3 janvier 2020 au Bulletin Officiel de la propriété intellectuelle) sont soumises à la nouvelle procédure d’opposition.
Cette nouvelle procédure d’opposition vous octroie une protection potentiellement accrue puisqu’il est désormais possible d’invoquer plusieurs antériorités et de plusieurs types en même temps.
Les principales antériorités invocables sont aujourd’hui les suivantes :
→ Les marques antérieures
- dont la demande d’enregistrement a été publiée
- les marques notoirement connues
- les marques renommées
→ Les divers signes de la vie des affaires
- la dénomination et la raison sociale
- le nom commercial si la portée n’est pas seulement locale
- l’enseigne si la portée n’est pas seulement locale
- le nom de domaine si la portée n’est pas seulement locale
→ Les indications géographiques (AOP/IGP)
→ Les attributs des collectivités territoriales et des personnes publiques
Si vous suspectez une entité d’utiliser des marques ou autres signes commerciaux proches ou identiques de ceux que vous utilisez,
ou si vous êtes titulaire d’une enseigne connue sur un territoire non négligeable et qu’un tiers dépose une marque reprenant en tout ou partie cette enseigne, vous pouvez faire opposition pour l’empêcher de nuire à votre développement.
Un avocat pourra vous guider vers la solution adaptée à votre situation. (opposition, déchéance, nullité, contrefaçon…)
Le délai pour former opposition est de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Mais il est désormais loisible d’utiliser un délai d’un mois supplémentaire pour négocier ou préparer de manière plus complète, argumentaire et pièces.
Cela suppose de bien maitriser les arguments juridiques caractérisant le risque de confusion.
Ce délai peut être très court si vous n’êtes pas accompagné d’un professionnel, lequel connait en principe les décisions antérieures rendues au cas d’espèce.
L’opposition a un coût, qui est à minima, celui du paiement de la redevance électronique à l’INPI pour former la demande (400 euros). Ce qui est bien moindre que le cout d’une procédure ultérieure devant le Tribunal Judiciaire.
S’agissant de la procédure en elle-même, celle-ci est désormais comparable à la conduite de certaines procédures judiciaires.
En effet elle est guidée par des délais imposés pour les échanges de pièces et d’explications entre les parties. Cela n’est pas sans rappeler les échanges de conclusions lors d’une procédure judiciaire classique.
Ces échanges peuvent aller jusqu’à trois jeux d’écritures par partie, le dernier mot étant laissé au titulaire de la demande d’enregistrement.
Le directeur général de l’INPI a rendu une décision n°2019-158 en date du 11 décembre 2019 dans laquelle sont précisées les modalités relatives à cette procédure et à ces échanges.
Cette décision impose notamment une numérotation des pièces transmises, une brève description de celles-ci ainsi que le point juridique auquel elles se réfèrent.
Il est nécessaire d’être particulièrement rigoureux pour la suite de la procédure.
En effet, à l’issue de cette phrase d’instruction, une audition orale est possible à la demande de l’INPI ou de l’une des parties si les arguments sont obscurs ; ce qui nécessite de nouveaux frais…. Cependant aucun moyen nouveau ne pourra être produit lors de celle-ci.
Enfin, à la suite de cette phase d’instruction la décision de l’INPI intervient dans un délai de 3 mois.
Il n’y a désormais plus de projet de décision.
Si elle accepte l’opposition, L’INPI empêche la publication définitive de la marque nouvelle.
Il est néanmoins possible de faire appel de cette décision.
La représentation par avocat dans cette procédure d’appel est désormais obligatoire. Cette nouvelle obligation est la bienvenue compte tenu de la rigueur des modalités de la procédure d’appel et des sanctions tenant à leur non-respect.
L’intérêt d’avoir pris un avocat dès le début prend alors tout son sens car en appel, non seulement il faut maitriser les pièges procéduraux mais il n’est pas possible de fournir de nouvelles pièces ou arguments juridiques.
Il ne s’agit pas d’un appel réformation. Il est donc capital d’avoir bien préparé son dossier dans sa première phase.
En conclusion : la nouvelle procédure d’opposition offre une protection accrue.
Néanmoins elle est devenue plus rigoureuse et s’est dotée d’un certain formalisme judiciaire. Pour bénéficier pleinement de l’intérêt de cette protection ; il est plus que jamais utile de se faire accompagner par un avocat spécialisé en la matière.
Fait le 16 février 2021.
Avec le concours d’Erwan Le Guen, élève avocat.